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代理Penline.com域名国际仲裁答辩书

来源:未知  作者:admin
[摘要]
代理律师前言 一般来说,对于被动进入仲裁程序的被投诉人有必要参加答辩程序,如果对结果不服,可以自收到仲裁裁决后10日内向法院递交起诉书,并将该起诉书和法院立案凭证同时

  代理律师前言

  一般来说,对于被动进入仲裁程序的被投诉人有必要参加答辩程序,如果对结果不服,可以自收到仲裁裁决后10日内向法院递交起诉书,并将该起诉书和法院立案凭证同时递交给域名注册商,要求其中止执行裁决或申请法院诉前保全该域名,也可以在执行后两年内进行起诉,要求返还域名。

  尤其是后一点,因为域名国际仲裁时是不考虑商标(在先权利)的地域性,完全会出现如本案在澳大利亚的注册商标的商标权人向中国境内的主体主张商标权的案例,另外域名域名也不考虑投诉人或商标权人有无在被投诉人所在的国家实际使用商标或域名的主要部分,另外仲裁不像法院审判那样对证据认定、法庭辩论等事项有严格的法律程序,从而显出一种随意性。所以如果被投诉人在域名仲裁时失败时,应当立即在本国提起诉讼,而且一定要做好在本国诉讼的准备,这种翻盘的机会非常大,不能一收到败诉裁定就放弃。本案的被投诉人就选择了放弃,非常可惜。

  而对于投诉或原告一方则需要根据具体情形选择程序,它们掌握主动权。如果自己未在中国开办业务,未注册商标,未形成法律保护的权利,那么就不要在中国国内提起诉讼。况且在司法实践中,中国法院目前是将注册域名和使用域名两个行为分开来审查的,一般不会因为被告的使用域名中的非法行为而回溯归责于注册行为从而判定注销域名或转移域名 ?。

  递交给:

  世界知识产权组织仲裁与调解中心

  Penline-Mon Ami(Australia) Pty.Limited

  2/130 Denison Street

  Hillsdale NSW 2036

  AUSTRALIA

  传真:+61 2 8580 6370

  (投诉人)案件号: 第D2010-1685号

  答辩书

  (规则, 第 5(b)条款)

  I. 前言

  [1.] 在2010年10月15日, 答辩人从世界知识产权组织仲裁与调解中心(以下称中心)以邮件形式发送的投诉通知及行政程序启动通知。内容是通知答辩人:根据互联网名称与数字地址分配机构在1999年10月24日通过的《统一域名争议解决政策》(下称政策)和该机构于2009年10月30日通过的《统一域名争议解决政策适用之规则》(下称规则)以及世界知识产权组织关于《统一域名争议解决政策适用之规则》的补充规则(下称补充规则),投诉人针对答辩人启动了该行政程序。

  II. 答辩人的联系方式

  (规则, 第 5(b)(ii)和 (iii)条款)

  [3.] 答辩人在本行政程序中的授权代理人:

  姓名: 钱学志律师 王鸿超律师

  [4.] 答辩人的优先联系方式:

  电子形式的材料

  方式: 电子邮件 地址: ### 联系人:钱学志

  III. 对投诉书的指控和陈述的答辩

  (政策, 第 4(a), (b), (c)条款; 规则, 第 5条款)

  [5.] 答辩人在此回应投诉书中的陈述和指控,并请求行政专家组驳回投诉人的请求。

  A. 争议域名是否与投诉人享有权利的商标和服务标识相同和混淆性相似;

  (政策, 第 4(a)(i)条款)

  · 答辩人认可投诉人的域名penline.com中主体部分penline与投诉人在澳大利亚注册的商标PENLINE表面相同。

  · 如果考虑到答辩人使用该域名的具体事实,尤其是答辩人在www.penline.com首页位置标注答辩人的商标和企业注册信息,那么就不存在这种混淆。

  · 答辩人也认可投诉人在澳大利亚享有PENLINE的商标专用权,但是域名权并非是商标权的自然延伸。同一国家的商标注册人不必然享有该国国内以其注册商标命名的域名的所有权,更何况在两个不同的国家发生以上情况。

  · 鉴于商标权的地域性特征,投诉人未在中国注册PENLINE商标,对该标识不享有合法商标权利。

  · 从投诉人的企业名称(Penline-Mon Ami(Australia)Pty.Limited)上看,该企业名称中显着的地方在于Mon Ami,不是单独的penline。投诉人将不具备显着性的penline从其享有权利的企业名称中割裂出来使用,不能证明投诉人对penline有合法的权益。

  · 投诉人也未提交证据证明,其在中国享有其它合法权利从而使答辩人构成不正当竞争,受中国国内法和相关国际条约的保护。

  B. 答辩人是否对争议域名享有权利或合法利益;

  (政策, 第4(a)(ii)条款)

  · 答辩人于2004年5月投资设立宁波赛龙进出口有限公司,并担任该公司的董事长和法定代表人。赛龙公司主要以出口塑料礼品圆珠笔为主营业务的公司,面向国际市场,主要销售国家和地区是美国、英国、加拿大、墨西哥、东南亚、非洲、欧洲等地。

  赛龙公司生产的塑料笔种类、样式、色彩繁多,达5000多款,仅仅在答辩人网站上展示的销售量较好的商品就有2100多个款式,面向全球销售。

  2007年销售额达到 801万美元; 2008年销售额达到1068万美元;2009年销售达到1158万美元。

  答辩人在购买域名前已经在全球范围内拥有了独立的品牌和市场,且在澳大利亚只有一个客户。

  · 答辩人对外销售的产品上一直使用自己公司的商标SYLOON。也就是说,答辩人不存在搭借投诉人品牌便车的主观动机和客观行为。

  · 2008年8月,为增加交易机会和竞争优势,答辩人打算购买一个含有pen的英文域名来宣传自己生产和销售的圆珠笔等系列产品,这样可以使国外潜在客户在输入关键词pen时容易搜索到答辩人网站。答辩人在名富网(www.namerich.com)上搜索后发现,有人欲出售域名penline.com,答辩人就购买了该域名,价格是人民币15000.00元(大写壹万伍千圆整)。并于在取得该域名后授权许可给赛龙公司来使用。

  答辩人为了强调自己的身份并与其它市场主体进行区别,在www.penline.com的首页的醒目位置标注了赛龙公司的注册商标“syloon”和企业信息。

  · 也是说,答辩人在投诉人知悉本案争议前就已经在使用penline.com域名,善意地将其用在推广自己的圆珠笔产品销售业务的正当目的之上。

  C. 争议域名是否被恶意注册和恶意使用

  (政策, 第 4(a)(iii)条款)

  涉案商标并非答辩人注册,不存在注册或购买的恶意行为

  1. Penline.com域名由原始注册人注册于2003年11月11日,已经距离投诉人注册penline商标(1991年)12年之多,投诉人在这12年中一直没有注册penline.com的顶级域名。至少投诉人在申请注册penline.com.au时应当明确意识到注册penline.com域名的必要性。也就是说,域名注册人不存在阻止投诉人注册该域名从而在该域名中反映其商标的恶意。

澳门365bet加盟   2. 域名权并非商标权的自然延伸和必然的逻辑推论。也就是说,享有某一标识的商标专用权,并不表明它对以这一标识相同的域名享有合法权利。在一般情况下,域名的所有权适用“谁先申请注册,谁先拥有”的原则。投诉人虽对penline享有商标权,但无权以此禁止他人注册penline.com域名。比如,在Gateway 2000 v. Gateway.com,Inc.,案件中,Gateway.com,Inc.,在大型计算机制造商Gateway 2000试图注册该域名之前就注册了该域名。Gateway 2000起诉,但败诉了,原因是法庭认定,Gateway.com有一个拥有该域名的正当理由,而且在6年前就已经注册,远远早于在该域名具有现有价值之前,也远在Gateway 2000成为了知名商标之前。

  3. 需要着重强调的是,答辩人并非该域名的原始注册人,而是在2008年8月时答辩人当时已经投资设立宁波赛龙进出口有限公司并担任该公司的董事长,该公司主要经营销售圆珠笔等,投诉人在投诉书称答辩人曾经在BEIFA公司工作过,答辩人认可这一事实,但是答辩人在BEIFA公司工作时是非洲市场业务部门的业务员(这点在投诉人关于语言提交的答辩已经陈述),根本不可能接触到其它部门的客户。答辩人购买该域名完全不是基于对投诉人的了解而做出的。根本不存在答辩人购买该域名是企图阻止投诉人在域名中反映其商标的主观恶意。

  · 答辩人也从未通过任何形式向投诉人表达要高价出售penline.com域名的意思,因为答辩人购买该域名的目的就是自己使用和授权给赛龙公司使用来扩大自己的圆珠笔业务。

  · 提醒行政专家组注意的是,答辩人购买涉案域名时,投诉人已经在澳大利亚注册PENLINE商标已经满17年,和按照投诉人的陈述,其官方网站www.penline.com.au已经开通至少8年。投诉人在这么长的时间内均未采取任何措施(包括但不限于购买和提起域名仲裁)向注册人取回该域名。直到2010年1月12日,投诉人才在中国国家商标局递交penline的注册申请,但是上海新亿文具有限公司以艺术字体形式设计的penline在国际商标分类第16类注册注册了商标,且已经获得商标专用权的授权许可,授权期限自2001年1月28日至2011年1月27日。

  答辩人有合理理由认为,投诉人已经自信对该域名不享有合法权益或者提起仲裁怀有其它不正当的动机。

  · 直到现在,因为笔类行业的发展和竞争日益激烈,而且该域名经过答辩人的使用已经具有很高的价值,投诉人欲通过域名仲裁来免费取得该域名从而获得较强的竞争优势。一旦投诉人的请求得到支持,将会使商标权人怠于在域名领域采取积极的知识产权保护政策,并纵容和鼓励商标权人企图通过域名的交易和仲裁制度来获取暴利。

  · 投诉人的商标不具有显着性和知名度,答辩人无法判断Penline是商标及无法知道penline是投诉人的注册商标,因而答辩人不具备注册和使用的恶意。

  1. 《中华人民共和国商标法》第九条第1款“申请注册的商标,应当有显着特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”要求商标具有显着性是商标的本身特性所决定的。显着性是指商标所具有的标示企业商品或服务出处并使之区别于其他企业之商品或服务的属性,它是商标保护的关键所在。也是各国商标法所着重强调的商标本身特性。显着性源于商标本身设计所具备的显着性和经过长期使用而获得的显着性。

  商标的显着性可以使相关公众明确认知到该标识可能是个商标和区分其它商品提供者。

  2. 投诉人的商标和答辩人域名的主体部分,即penline,是由pen和line两个普通常见且不具有独创性的英文单词pen和line组成。其中pen意思是笔,而line意为线、行业,二者连起来的意思关于笔的行业,从事这一行业的人员很容易想到这个词组。以该词组作为域名开通网站来宣传自己生产和销售的笔类产品,是一种非常有效的方式,从事这一行业的人员也很容易想到这一用法。另外,投诉人在该词组外观上也没有经过任何特殊化的处理从而使其具有显着性。

  因此从上述单词组合和其意义、商标外观上来看,投诉人的商标不具备显着性,很不便于识别,很难将其与其它商品的提供者区别开来。

  3. 虽然各国虽然均强调显着性,但对显着性的理解和官方对此的审查标准并不一致。投诉人在澳大利亚获得注册许可,并不能表明该商标的显着性能够被各国市场公众及商标授权部门认可。虽然投诉人已经于2010年1月12日向中国国家商标局提交了PENLINE商标的注册申请,但本代理人根据对中国商标法的谨慎理解与实际参与商标案件的诉讼和非诉经验认为,投诉人在中国递交的商标申请因缺乏显着性很难通过中国国家商标局的授权许可。

  4. 最后投诉人也没有证据证明其商标通过使用获得了一种客观上的显着 性。

  5. 投诉人在投诉书中称,投诉人的商标Penline在澳大利亚享有较高 的知名度,但这并不能证明其商标在包括中国市场的国际市场也同样享有较高的知名度,投诉人也未提交相应的证据证明这一点。而且可以查明的是,在中国消费者和笔生产商等相关市场主体(包括但不限于答辩人)对投诉人的penline品牌并不了解,且不认为penline是一个企业的注册商标。

  综上,投诉人的商标不具备显着性和知名度,那么答辩人无法判断penline可能是商标及无法知道penline是投诉人的注册商标,那么被投诉人指控penline.com域名的注册人和作为该域名受让人的答辩人具有恶意显然是不能成立的。

  · 答辩人将域名开通网站,属于正当使用。

  原告购买上述域名后,将域名授权给赛龙公司,并于2009年1月指向赛龙公司的原有网站:www.syloon.com;由于中国国内通信管理部门要求审查网站备案,中断了一段时间;2010年2月8日答辩人在中国国家通信管理部门完成域名和网站penline.com的备案后,于2010年3月重新将该域名指向了赛龙公司的网站。

  答辩人当前对该penline域名的使用方式仅限于上述使用,而且在www.syloon.com网站的首页右上角的醒目位置以较大字体标注了赛龙公司的注册商标“SLOON”,并在首页右下角标注了域名使用人赛龙公司的公司名称、地址和联系方式。

  再考虑到答辩人的网站页面与投诉人的网站页面在设计风格、栏目和内容的迥异性,自然就得出以下结论,即根本不存在投诉人所说的混淆和误导的现实可能性和主观恶意。

  · 答辩人在2010年4月澳大利亚提交注册“SYLOON”商标的申请同时,在美国、欧盟、墨西哥、加拿大、英国、日本等多个国家和地区也已经提交了“SYLOON”商标的注册申请,答辩人的目的在于更加有效地开展自己的业务,使答辩人自己的商标和品牌为全球市场消费者所认知,这完全属于正常的商业行为。投诉人以此推导出答辩人具有搭投诉人便车的恶意,是非常牵强的,是一种非常霸道无礼的利益垄断者的思维。

  IV. 行政专家组

  (规则, 第 5(b)(iv)和 (b)(v)条款,第6条; 补充规则, 第7条)

  [6.] 答辩人选择由三人行政专家组来裁决本争议。

  该行政专家组由以下三人组成。

  1.姓名:Jacob (Changjie) CHEN

  地址:Advance China IP Law Office Suite 918-920, 9F, Dong Shan Plaza

  No.69 Xianlie Central Road Guangzhou 510095 China

  电子邮件:Jacobchenlaw@gmail.com

  电话:+86 20 87321320

  传真:+86 20 87320273

  2.姓名:Prof. Dr. Hong XUE

  地址:School of Law Beijing Normal University 19 Xin Jie Kou Wai Street

  Beijing 100875 China

  电子邮件:hongxueipr@gmail.com

  电话:+86 10 82425692

  3.姓名:Yong LI

  地址:16/F, CCOIC Building 2 Huapichang Hutong Xicheng District

  Beijing 100035 People’s Republic of China

  电子邮件:leayong@public3.bta.net.cn

  电话:+852 2828 4688

  传真:+86 10 6621 1877

  V. 其它法律程序

  (规则, 第5(b)(vi)条款)

  [7. ] 除了本行政程序外,关于争议域名,没有其它已经启动或已经终止的法律程序。

  VI. 通讯方式

  (规则, 第2(b)条款, 第5(b)(vii)条款; 补充规则, 第3, 7, 12条)

  [8.] 答辩书的副本已经于2010年 月 日以电子邮件方式发送到投诉人优先选择的电子邮箱tocallaghan@piperalderman.com.au,并于当天以传真形式(传真号为+61 8 8205 3300) 发送给投诉人。

  [9.] 电子形式并包含全部附件的答辩书已经以适当的格式发给中心。

  VII. 费用

  (规则, 第 5(c)条; 补充规则, 附件 D)

  [10.]鉴于答辩人选择了三人行政专家组,答辩人于此以银行转账方式提交所需仲裁费用的一半,即2000美元。

  VIII. 声明

  (规则, 第5(b)(viii)条款, 补充规则, 第14条)

  [12.] 答辩人同意,除非是刻意误导,否则行政专家组、世界知识产权组织和本中心不对与本行政程序有关的作为或不作为承担责任。

  [13.] 答辩人确认和声明:本答辩书的内容是答辩人充分和准备的全部陈述;答辩书的提交不含有任何比如骚扰的不正当目的;答辩书的主张遵循了规则及适用的法律。

  此致

  ___________________

  [Name/Signature]

  日期: ______________

  北京天江律师事务所

  业务咨询电话:010—62369188 转829

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